본문 바로가기

Hotel & Resort

호텔앤레스토랑 - 미국에서 상표권 확보하기

 

미국연방특허상표청(USPTO)

 

한국에서 떡볶이 프랜차이즈 사업으로 큰 성공을 거둔 A씨는 최근 한류의 영향으로 세계적으로 한식에 대한 관심과 인기가 높아짐에 따라 자신의 떡볶이 사업을 해외로 확대하고 싶어 한다.

 

우선 한인들이 많이 거주하는 미국 시장에 먼저 진출하려고 한다. 당장 포장 떡볶이를 한인타운 등에 먼저 수출하고 곧이어 주요 도시에 매장도 개장할 계획이다. A씨의 경우처럼 본격적으로 미국 시장에 진출하기에 앞서 미국에서도 자신이 영위하는 프랜차이즈 사업에 대한 상표권을 획득해야 향후 미국 내에서 안정적인 사업의 확장이 가능함은 물론이다. 이번 호에서는 상표의 사용주의 국가인 미국에서 상표권을 확보하기 위한 방법과 유의해야점에 대해서 간략히 살펴보겠다. 

 


 

미국은 상표 사용주의 국가이므로 출원하지 않아도 한국에서의 상표권을 보호받을 수 있을까?
미국은 우리와 다르게 상표권의 보호와 관련해서 사용주의를 채택하고 있다. 상표를 사용해야 상표권이 발생하고, 먼저 사용한 사람의 상표권이 우선한다. 즉, 이론적으로는 특허청에 상표를 출원, 등록하지 않아도 미국 내에서 사용만 하면 보통법상의 상표권이 발생한다. 그러나 보통법상의 상표권은 사용지역에서만 보호되고 상표권은 먼저 사용한 사람이 우선하므로 지역적 한계에 따른 사업 확장의 제한과 법적 불확실성에 따른 상표권 보호의 어려움이 있어 미국연방특허상표청(USPTO)에 상표를 출원해서 연방 상표로서 등록 받는 경우가 대부분이다. 미국의 특허상표청에 등록이 되면 상표권을 주(州)간 경계를 넘어 미국 전(全) 영토 내에서 행사할 수 있게 될 뿐만 아니라 분쟁이 생기더라도 상표 출원일에 상표를 사용한 것으로 인정받을 수 있고, 제3자에게 자신의 상표 소유권을 공시하는 효과도 있어서 타인이 모르고 즉, 선의로 사용했다고 항변할 수 없게 되는 등 자신의 상표권에 대한 강한 추정 효력을 부여받는다. 따라서 미국에서 상표권을 보호받기 위해서는 외국인의 경우 반드시 미국에 상표 출원을 하는 것이 바람직하다. 

 

미국에서 상표권은 어떻게 획득할까? 
사용주의 국가인 미국에서 상표권의 획득을 위해 상표를 출원하고 등록 받기 위해서는 반드시 지정상품(서비스)에 사용이 전제돼야 한다. 한국에서처럼 출원하려는 상표에 보호받고 싶어 하는 상품과 서비스를 가능한 많이 지정해서 출원할 수 있는 것과는 다르다. 상표 출원시에 보호받으려는 상표를 현재 사용하고 있다는 증거와 함께 제출하거나, 지금 당장은 사용하지 않더라도 선의의 사용 의도(Bona fide intent to use)로 출원을 진행한 후 심사와 공고를 거친 뒤 미국 내 사용증거를 반드시 제출해야 상표 등록을 받을 수 있다. 

 

그러면 당장 미국에서 상표를 사용할 계획이 없다면 상표 등록을 받을 수 없을까? A씨의 경우처럼 지금 당장은 아니지만 언젠가는 미국에 매장을 오픈할 계획이 있어서 프랜차이즈 서비스업에 대한 상표권을 우선 확보하고 싶어 하는 경우에는 어떻게 해야 할까? 미국에서 직접 매장을 오픈하기 전까지 기다렸다가 상표권을 확보하는 방법 밖에 없을까? 이 경우 A씨가 한국 특허청에 자신의 프랜차이즈 사업에 대해 상표 등록을 받아 놨다면 이를 기초로 미국에 출원해 등록 받을 수도 있다. 한국에서의 등록을 기초로 한 출원은 사용 증거의 제출 없이 일단 등록 받고, 5~6년 후 사용 증거를 내면 된다. 따라서 현재 사용하지 않거나 당분간 사용계획도 불투명한 경우, 한국에서 등록 받은 상표권을 기초로 미국에 출원하면  미국에서의 출원단계에서 사용 증거를 제출하지 않아도 되고, 등록 후 5~6년 간 상표 사용을 위한 준비 기간을 충분히 가질 수 있다. 


A씨의 경우, 현재 한국에서 사용하고 있는 상표를 미국에 바로 출원할 수 있으나 미국 시장 진출 계획에 따라서 출원 전략을 달리 해야 한다. 미국에서의 상표심사는 대략 1년 내에 끝나므로, 그 이전에 포장 떡볶이 등의 상품은 미국 시장에 먼저 진출해서 사용 증거를 낼 수 있다면 선의의 사용의도에 기초한 출원을 하고, 공고 후에 사용 증거를 제출하면 된다. 그러나 미국에 매장을 내는 것이 그 기간 내에 어려울 경우, 음식점업과 같은 서비스업에 대해서는 한국에서 등록 받은 상표를 기초로 미국 출원을 진행하면 된다. 외국에서의 상표 등록을 기초로 한 출원은 사용 증거가 없어도 미국에서 우선 등록되고 등록 후 5~6년 지나서 사용 증거를 내면 된다. 반면, 이 경우 사전에 충분한 출원 전략 없이 선의의 사용의사를 기초로 출원해서 공고 후 사용 증거를 내지 못하면 6개월 단위로 사용 증거 제출을 유예 받아야 하고, 그때마다 관납료와 대리인 수수료가 발생해서 많은 비용이 소요된다. 

 

 

미국 상표 출원 시 유의점
 1. 나에게 맞는 상표 출원 전략을! 
미국에서의 상표출원은 전술한 바와 같이 사용에 기초한 출원과 외국에서의 출원, 등록에 기초한 출원이 있으므로, 사전에 구체적인 미국 시장 진출 시점과 계획에 따라 적절한 출원 전략을 마련해야 한다. 또한 지정 상품과 서비스의 지정 범위, 정확한 명칭의 기재 여부 등에 따라서, 심사 진행시 심사관의 OA의 빈도를 줄여서 비용을 절약할 수 있다. 
 2. 사용 사실의 입증이 무엇보다 중요! 
미국에서 특정 상표를 특정 상품과 서비스에 사용하고 있다는 사실을 입증하는 문제와 관련해서는 특히 외국에서 상표 출원하는 출원인의 경우 사용 사실을 조작하거나, 미숙한 업무 진행으로 미국 특허청 심사에 지장을 초래하는 경우가 종종 발생했다. 이에 미국 특허청은 2019년 8월부터 모든 외국인은 반드시 미국 변호사 면허를 소지한 대리인을 고용한 후 그 대리인을 통해서만 출원 및 관련 법적 절차를 진행할 수 있도록 강제하고 있다. 이 같은 조치로 엄격한 윤리 의무를 준수해야 받는 미국변호사의 조력을 반드시 받아야 하므로 사용 관련 서류 조작이나 과장은 사실상 불가능하게 됐다. 

 

출원인은 상표사용견본(Specimen)으로 제출된 상표와 같은 모양의 상표가 지정된 상품에 부착되거나, 서비스의 제공과 관련해서 사용됐음을 보여주는 사진 등을 제출하면 된다. 제품과 서비스의 성격에 따라 사용 사실의 입증이 다를 수 있으므로 이에 적합한 증거를 제출해야 한다. 미국 특허청 사이트에 상품과 서비스별로 사용 증거의 제출과 관련된 예시와 함께 상세한 안내가 있다.

 

- 상품에의 상표 사용의 예시 
상품의 경우 사용 증거로 인정받을 수 있는 것은 예컨데, 상표가 부착된 제품라벨, 태그(Tag)와 제품을 담은 용기, 상자/배너, 판매대/디스플레이, 상표와 함께 제품에 대한 소개가 인쇄된 카탈로그/웹페이지 출력물, 제품 주문이 가능한 웹사이트(URL및 접속 일자 표시) 화면을 포함한 전자적인 디스플레이 등이다. 


반면, 단순한 상표 도안이나 상표 사진 자체, 명함, 디지털 방식으로 상표를 부착한 제품이나 광고물 이미지, 상표가 부착되지 않은 광고형 전단지와 브로슈어, 인터넷 검색엔진이나 소셜미디어에 게재된 온라인 광고 배너 등 잠재적인 구매자들에게 제품에 대해 알리거나 판매 유도가 주목적인 광고물, 송장, 청구서, 사무 용품(Business Stationery) 등 출원인의 사업 영위에 필요한 기업 내부 서류, 제품을 판매하는 매장에서 제공하는 종이백에 상표가 인쇄된 경우(제품보다는 매장을 나타냄) 등은 사용증거물로 간주되지 못한다.

 

- 서비스업에의 상표 사용의 예시 
서비스의 경우에는 신문/잡지 광고/브로슈어/옥외 광고판/매장사진/식당메뉴판/대중에게 공개된 보도자료/레터헤드 편지용지/명함/송장 등 사업 관련 문서들도 제공되는 서비스와 해당 상표 사이의 연관성을 보여준다면 사용증거물로 인정받을 수 있다. 광고 시안 또는 ‘Internal Only’, ‘Website Coming Soon’, ‘Under Construction’의 표현이 포함된 광고물, 대중이 아닌, 뉴스매체에만 독점적으로 공개되는 보도자료, 단순히 서비스표, 회사명, 주소만 기재한 레터헤드나 명함, 서비스에 대한 충분한 언급 없는 웹사이트 스크린샷 등은 적절한 사용 증거로 인정받기 어렵다. 


3. 상품과 서비스는 현재 사용하거나 가까운 장래에 사용할 계획이 있는 것만 지정해야! 
미국에서 상표는 사용해야 등록을 받을 수 있으므로 출원할 때 지정한 상품과 서비스는 원칙적으로 모두 사용 사실에 대한 증거를 제출해야 한다. 반면 한국은 출원 단계에서 이 같은 상표 사용 요건이 없기 때문에, 웬만하면 동종 상품·서비스군을 모두 기재해 남이 못 쓰게 하기 위한 방어적 출원이 흔한 편이다. 미국에서는 원칙적으로 방어적 성격의 출원이 금지되므로, 나중에 사용 증거를 제출하는 시점에서 미국에서 해당 상표를 사용하고 있지 않는 상품과 서비스는 목록에서 모두 삭제해야 한다. 만약 해당 상품과 서비스에 실제로 사용하고 있지 않으면서 사용하고 있다는 사용선언서를 제출하면, 이는 미국 특허상표청에 대한 사기 또는 기망(Fraud) 행위로 간주돼 상표 전체가 등록 취소될 수 있으니 주의해야 한다. 또한 사용하지 않는 상표를 방어 목적으로 지정하면 나중에 모두 삭제해야 함을 물론 이의 대응을 위해 추가적으로 현지 대리인 비용과 관납료가 소요됨을 명심해야 한다.

4. 미국 대리인의 비용을 최소화하기 위해 미국변호사의 업무 부담을 가급적 줄여야! 
앞서 소개한 바와 같이 2019년부터 법규가 바뀌어 미국에서 상표 등록을 하려면 무조건 선임해야 하는 미국변호사는 한국 대리인 사무소에 비해 시간당 비용이 훨씬 더 비싸다. 출원 단계에서는 보통 미국 사무소마다 정해 놓은 수수료(Flat Fee)가 있지만, 사안에 따라서 출원 단계에서도 지정 상품(서비스)의 표시(ID) 문제, 사용사실의 증명 등과 관련해서 미국변호사가 시간 차지(Time Charge)할 수 있는 여러 이슈들이 발생할 수 있고, 통상 심사단계에서 상표 심사관의 거절 통지(Office Action)에 대해 대응하는데 발생하는 비용 등은 사무소별로 정해진 기준이 없다. 미국은 자국에 독특한 상품과 서비스표명(ID) 체계를 운영하고 있어서 출원 후 상품에 대한 심사관의 거절 통지(Office Action)가 빈번하다. 그렇다 보니 심사단계에서 수백 달러 수준에서 2000~3000달러 이상의 비용이 발생하기도 한다. 때문에 출원 단계에서 뿐만 아니라 거절통지가 나왔을 때 미국 변호사에게 개략적인 업무 진행 방향과 예상 소요 금액을 미리 받고 실제 대응 여부를 미국 상표제도에 실무 경험이 많은 한국의 변리사와 상의해서 결정하는 방식으로 업무를 진행하면 비용을 대폭 줄일 수 있고 업무 수행의 품질에 대한 통제도 가능해진다. 또한 미국 출원 업무를 많은 미국의 대리인 사무소 네트워크를 보유한 한국 변리사 사무실에게 의뢰하면 미국 대리인간 가격 경쟁을 유도해서 수수료의 할인도 받을 수 있는 장점이 있다. 


시사점 
미국에서 자신의 상표권을 적절히 보호받고 비용 지출도 최소화하기 위해서는 미국의 상표제도에 대한 기본 이해가 필요하다. 미국에서 상표권을 획득하고 영위하려면 해당 상품과 서비스에 출원 상표를 미국에서 상업적으로 계속 사용하고 이에 대한 입증이 가능해야 한다. 따라서 미국에 진출하기 위한 구체적인 계획에 맞춰 출원 전략을 달리 할 필요 가 있다. 한국에서 등록된 상표를 기초로 출원하면 사용 증거의 제출을 유예 받을 수 있다. 또한 한국에서와 같이 방어적인 목적으로 다른 사람이 사용하지 못하도록, 사용하지도 않을 상품과 서비스를 광범위하게 지정하는 것은 불필요하고, 가능하지도 않다는 사실을 명심해야 한다. 나중에 삭제를 위한 추가 비용만 발생할 수 있다.


특히 미국에서 상표 출원 절차의 진행은 외국인인 경우 반드시 미국 변호사를 선임해야 하므로 고가의 변호사 비용을 줄이기 위한 방안을 염두에 둬야 함을 반드시 명심해야 한다. 출원 및 심사단계에서의 다양한 이슈에 대한 대응을 미국 변호사의 조언에 전적으로 일임하기 보다는 미국 상표제도에 관한 실무 경험이 많은 한국 변리사의 도움을 받아 조목조목 따져 보고 결정하는 것이 현명한 방법이다.

 


이준석

특허법인 위더피플 대표변리사 / leejs@wethepeople.co.k

글 : 이준석 / 디자인 : 서지영